“SHARPNESS及圖”商標授權系列案

“SHARPNESS及圖”商標授權系列案

【難點】因他人在先近似商標未能獲得商標權

【攻克辦法】通過撤銷訴訟程序消除在先近似商標障礙

【涉及程序】注冊申請、撤銷訴訟、上訴、再審

【案情簡介】

湖北玉立砂帶集團股份有限公司（后簡稱玉立公司）在中國大陸生產銷售“SHARPNESS及圖”牌砂紙和砂帶，其產品銷售區(qū)域已輻射至東南亞市場并具有一定影響，但尚未在印度尼西亞注冊該商標。我司經監(jiān)測發(fā)現，上述“SHARPNESS及圖”商標在印尼已被印尼人JOHNY BINTORO NJOTO（后簡稱約翰尼）注冊。

基于在先印尼商標已注冊滿三年，且我司經網絡初步檢索并與玉立公司進一步溝通了解到，印尼人約翰尼于數年前曾與玉立公司就“SHARPNESS及圖”產品進行商務詢價，磋商未果后開始在當地銷售自己生產的“SHARPNESS及圖”牌砂帶產品并具有一定規(guī)模。我司分析認為約翰尼的商標注冊行為具有明顯惡意，建議玉立公司采取“撤銷訴訟+自己申請”的方式，若能夠撤掉在先障礙，將更有利于玉立公司商標的審查通過率。玉立公司采納我司建議，在印尼同時啟動了自己申請“SHARPNESS及圖”+對在先“SHARPNESS及圖”商標提出撤銷訴訟的方案。

玉立公司自己的“SHARPNESS及圖”商標在提交申請后不久被約翰尼提出異議，我司進行了答辯，在答辯中對約翰尼的惡意情況進行了詳細說明并要求延后裁定，等待法院撤銷訴訟的結果。

約翰尼注冊的“SHARPNESS及圖”在撤銷訴訟審查期間，其迅速將該商標轉讓至印尼當地公司。我司對該印尼公司進行調查，發(fā)現約翰尼是該公司主要股東，我司分析轉讓行為是企圖掩飾其注冊申請的惡意。在訴訟中，我司對約翰尼的惡意情況進行了充分說明并舉證，同時提交了玉立公司向東南亞尤其印尼出口“SHARPNESS及圖”產品的相關單據、各國家注冊申請的“SHARPNESS及圖”商標注冊證及該商標在中國被認定為馳名商標的相關材料，以佐證玉立公司“SHARPNESS及圖”商標在印尼乃至東南亞地區(qū)享有較高知名度的事實。

2018年7月，印尼最高法院作出裁定，對我方訴訟請求予以支持，認為“SHARPNESS及圖”商標為玉立公司所有并具有知名度；被告約翰尼注冊商標的行為具有明顯惡意，其商標予以撤銷；下級商業(yè)法院將裁定發(fā)給知識產權局，撤銷被告約翰尼的商標注冊。由于在先商標被撤銷，不再構成在先權利障礙，玉立公司申請的“SHARPNESS及圖”商標在印尼成功注冊。

【要點】